특허의 성립요건은 '협의의 성립요건'이 있는데, 협의의 성립요건이라 함은 법 제29조에서 규정하고 있는 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성, 확대된 선출원 지위 의미하며, 광의의 성립요건은 제 62조에서 규정하고 있는 거절이유에 해당하지 않는 것을 의미한다.

Ⅰ. 산업상 이용가능성

1.의의

산업이라함은 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동을 포함하는 '최광의'의 개념으로 해석되며, 개인적-학술적-실험적 이용은 배제하는 소극적 입장을 취한다. 다만, 개인적-학술적-실험적이라고 하더라도 영업 가능성이 있다면 산업상 이용가능하다고 본다. 서비스업의 경우 3차 산업도 산업에 포함되는지 논란이 있으나, 보험업 금융업은 포함되지 않는다고본다. 그러나. BM에 의하여 컴퓨터와 결합된 보험방법 또는금융방법, 즉 컴퓨터 프로그램 관련 방법까지 제외하는 것은 타당하지 않다.

이용가능성이라함은 법제 2조 제3호의 실시와 같은 의미로 해석되며, 이용가능성이란 동일결과를 반복 실시 할 수 있는 가능성으로서 그 발명이 실제로 즉시 실시 될 것을 의미하는 것이 아니라 장래 이용가능성이 있으면 족하다. 그러나 장래의 이용가능성이 있어야 하는 것이지, 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용 가능하다는 것까지 포함하는 것은 아니다. 즉, 출원 당시의 기술상으로 장래의 이용가능한 경우를 이용가능성으로 본다.

-특별한 케이스.

시기는 출원시로 보며, 의료업의 경우, 인간의 신체에 직접적으로 영향을 주는 의료행위, 수술행위, 진단방법 등은 인류의 공헌을 위하여 특허의 대상이 아니지만, 인간의 간접적인 수술도구, 인간을 직접적으로 하되 미용행위는 특허의 대상이 된다.

Ⅱ. 신규성 

1. 의의

신규성이라함은 발명의 내용이 사회의 일반에 아직 알려지지 않은 발명으로 '객관적 창작성' 을 의미한다.

2. 신규성의 상실사유

① 29조 1항 1호 전문 '공지'

- 공지라함은

여기서 '공지'라 함은 불특정인이 널리 알 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다. 여기서 불특정인이란 비밀유지의무가 없는 자를 말하며, 다수의 대중을 말하는 것은 아니다. 그 결과가 1인에게라도 비밀유지상태가 해제되는 경우 공지된 발명으로 취급하는 반면,, 다수인인에게도 비밀유지의무가 있다면 공지된 발명으로 보지 않는다. 

- 한편, 상태에 놓이면 족하지 인식을 요구하지 않는다. 즉 불특정인이 내용을 알고 있을 것 까지 요구하지 않는다. 즉, 제3자가 발명을 인식하고 있다고 하더라도, 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 놓인 것이 아니라면 공지된 발명으로 볼 수없다. 예컨데, 갑이 먼저 발명을하고 을이 그 발명을 인식하였으나, 먼저 출원한 경우 신규성은 상실되지 않는다.

② 공연실시

- 공연 실시라함은,

실시에 의하여 불특정인에게 널리 알려진 상태를 의미한다. 공연이란 발명의 주요부분의 비밀이 해제된 것을 의미하며 1회의 해제라도 상관이 없다. 공연은 주요부분의 해제를 의미하므로 부분의 공개는 공연실시로 볼 수 없다.

③ 반포된 간행물

반포란 불특정인이 열람 할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다. 따라서 반포에 이르지 못하거나, 반포를 위해 발송중이거나, 도서관 사서에 꽂히지 않고 대기중인 간행물은 반포로 볼 수 없다. 그러나 도서관 열람실에 비치된 경우 아무도 열람하지 않더라도 반포된 것으로 본다. 간행물이란, 문서 도면 정보전달매체를 의미한다.

- 심사실무에 있어서의 반포시기의 결정

간행물의 발행시기가 기지되어 있지 않는 경우, 연도만 기재되어있으면 그 연도 말일, 월만 기재된 경우 그 월의 말일로 보아 출원인에게 유리하게 해석하낟.

- (판례) 카탈로그가 제작되고 반포되지 않았다면, 사회일반통념상 카탈로그는 반포될 목적으로 만들어진 것이므로, 아직 배포비치 되지 않더라도 반포된 것으로 본다.

- (판례)는 고문서도 간행물로 본다.

중요한것은,

간행물에 있어서 출원 명세서를 내포한 '출원 공개 정보' '등록공고정보'는 간행물이지만, 출원서에 첨부된 명세서 원본 자체는 공개성이 없기 떄문에 간행물이 아니다.

게재란, 통상의 기술자가 용이하게 실시 할 수 잇는 정도여야하며, 언어는 불문한다.

④ 전기통신회선을 통한 공중의 이용가능성

전기통신회선이란 인터넷을 물론 공증 게시판, 이메일 그룹 등, 인터넷으로 송수신 할 수 있는 모든 것을 의미한다. 공중의 이용가능성이란 공개된 발명의 접근이 일반인에게 허용되어야 하며, 불특정인이 이용할수 없다면 이용가능성이 없다. 예컨데, 일반적인 검색엔진으로는 접근이 불가능한 인트라넷, 비밀로 암호화된 홈페이지, 과다한 요금이 필요한 싸이트는 공중 이용가능성이 없다고 본다.

⑤ 시기적 기준

시기적 기준은 '특허출원 전'으로 표기함으로, '시각주의'를 택한다 즉, 동일한 발명에 대하여 오전에 간행물에 게제되고, 오후에 출원을 하였다면 신규성을 상실하였다고 본다.

⑦ 기타사안

- 신규성 판단의 공지기술의 판단 갯수는 1개로 한정한다. ( 후술할 진보성에서는 2가지 이상도 가능하다)

- 미완성 발명도 공지기술로 본다.

3. 신규성 판단 방법

청구항에 기재된 발명과 공지기술이 동일성이 있는지 판단한다. 즉, 특허청구범위의 구성과 공지기술을 대비하여 구성요소가 동일한가 여부에 의하여 판단하고 발명의 효과도 참작하되, 구성요소에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가 삭제 변경 등으로 새로운 효과 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 서로 동일성이 있다고 보아야한다.

즉, 구성의 곤란성, 효과의 현저성, 목적의 특이성 중 하나라도 충족해야 신규성이 있다고 본다.

- 실질적 동일성에 대하여

신규성을 판단할때 실질적 동일성을 기준으로 판단하여야 하는데, 실질적 동일성이란 양자의 구성요소에 차이가 있는 경우라도 그 차이가 발명의 과제해결을 위한 구체화 수단에 있어서 미소한 차이에 불과한 것을 말한다. 구체적으로 단순한 표현상의 차이, 단순한 효과와 인식의 차이, 단순한 목적상의 차이, 단순한 구성요소의 변경 등을 의미한다.

단순한 구성요소의 변경은, 관용수단의 전환, 단순한 관용수단의 부가, 균등물 치환, 단순한 수치의 변경 등을 들 수 있다.

Ⅲ. 진보성

1.의의

진보성이란 통상의 기술자가 법 제 29조 1항 각 호 어느 하나에 규정된 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 없는 것으로 '주관적 창작성'을 의미

한다.

2. 판단기준

① 주체적 기준

그 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 기술자가 판단의 주체이며, 실무상 통상기술자의 수준은 관련 분야 4년제 대학교육을 이수한 수준으로 본다.  여기서 통상의 기술자는 출원시의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로 가정한 상상의 인물을 말하며, 자연인이고 단수이다.

② 객체적 기준

특허청구범위위 청구하에 기재된 발명을 법 제29조 1항의 각 호 어느하나에 규정된 발명과 대비하여 판단한다. 

★ 진보성 판단시에는 2 이상의 문헌을 상호조합시켜 판단할 수 있다.

③시기적 기준

시각주의를 취한다

④ 지역적 기준

파리조약의 특허독립 원치상 국내로 한정하여 판단하는 것이 타당하다. 그 이유는 국내의 특정 기술 분야의 통상의 기술자의 수준과 외국의 대응되는 기술분야의 통상의 기술자 수준이 같을 수 없기 때문이다. 다만, 통상의 기술자 수준을 국내로 한정한다는 것이지, 비교대상인 공지기술을 국내로 한정한다는 것을 의미하지 않는다 공지기술인지 여부는 법 제 29조 제1항 각 호에 의하여 판단하기 때문에국제주의에 의한다. 예컨데, 일본의 특허공개정보도 진보성 판단의 인용대상이 될 수 있다.

3. 판단 방법

① 판단의 전제

(1) 판단의 대상이되는 발명

판단의 대상이 되는 발명은 법제 29조 제1항의 산업상 이용가능성 및 신규성을 만족하는 발명이어야 한다.

(2) 자의적 판단의 배제

진보성 판단은 객관적 타당성에만 의하여하고 판단기준을 고정화해야한다. 출원이의 입장과 기술분야의 특수성을 고려하여 판단하여야 하며, 사후적 고찰을 해서는 안된다.

② 일반적 판단방법

청구하에 기재된 발명이 공지기술로부터 용이한지, 즉, 공지된 기술로부터 쉽게 생각해낼수 있는지가 판단 기준이다. 즉, 구성의 곤란성을 중심으로 효과의 현저성 목적의 특이성등을 판단한다

(1) 구성의 곤란성

구성의 곤란성이란, 통상의 기술자가 공지된 기술로부터 동기유발의 의해 또는 통상의 창작능력을 발휘하여 청구하에 기재된 발명을 쉽게 생각해낼 수 있는지 여부가 판단 기준이다.

1) 동기 유발에 의해 청구하에 기재된 발명을 쉽게 생각해낼 수 있는 경우의 유형으로는,

1. 공지기술의 내용 중에 청구항 발명에 대한 시사가 있는 경우

2. 공지기술과 청구하의 발명의 과제가 공통되는 경우

3. 기능 작용이 공통되는 경우

4. 기술분야의 관련성이 있는 경우이다.

2) 통상의 창작능력 발휘에 대해서는 공지기술의 일반적인 응용, 알려진 물리적 성질로부터의 추론, 알려진 과제 해결을 위한 다른 기술분야 참조 등으로 일상적인 개선을 이루는 것은 통상의 기술자가 통상의 창작능력을 발휘한 것으로 본다.

1. 단순한 설계변경

2. 단순한 용도변경

3. 공지 재료중 적합한 재료 선택

4. 수치의 변화

(2) 효과의 현저성

효과가 현저해야한다. 대법원은 앞서 설명한 구성의 곤란성 이외에도 효과의 현저성여부를 중요한 요소로 판단하여 진보성이 있는지 여부를 판단하나, 다만 대법원은 효과의 현저성에 관련하여 구성의 곤란성이 애매한 경우에 한하여 효과의 현저성을 간접적으로 참작해야하는 것인지, 아니면 구성의 곤란성과는 별개의 독립적인 판단 요건으로 인정해야하는지 여부는 명확하지 않다.

4. 기타 판단시 유의사항

주합 발명 즉 단순한 결합은 진보성이 없으며, 조합발명 즉 유기적 결합은 진보성이 있다.

Ⅲ.선출원주의

1. 의의

선출원주의란 동일한 발명에 대하여 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 가장 먼저 특허출원한 자에게 특허를 허여하는 주의를 말한다.

2. 선발명주의와 비교

선출원주의 제도의 효과는 발명 출원의 조기공개를 유도하고, 판단의 용이성을 두고 있으나, 진정한 발명자의 보호가 어렵다. 따라서 우리나라는 선출원주의를 택하고 있으나 부수적으로 진정한 발명자 보호를 위하여

1. 출원일 또는 판단시점의 소급효

2. 특허출원시부터 국내에 있던 물건에 대한 특허권 효력 제한

3. 선사용권

4. 발명자 동일시 확대된 선출원지위 부적용 

등의 요소를 가미하고 있다.

3. 선출원주의의 내용

1. 이일 출원인 경우

동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상이 특허출원이 있는 때에는 먼저 한 특허출원인만 특허를 받을 수 있다.

2. 동일 출원의 경우

(1) 협의제

동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상이 특허출원이 있는 대에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대해아여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립되지 않거나, 협의를 할 수 없는 때에는 어느 출원인도 특허를 받을 수 없다.